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注册商标转让的法律风险及防范
2014-11-25 11:29:59   来源:《昆山台商》2014年11月刊    点击:

商标作为区别商品或服务的显著标志,具有独特的功能和价值,商标对树立企业品牌和形象、赢得市场优势地位具有特殊意义。

中国大多数企业面临的尴尬现状,正如某大型企业高管感言所示:“虽然已经对公司注册商标进行了归档备份,但现阶段对商标的使用和保护还基本停留在关注有无侵权和非法使用品牌Logo层次,究竟商标是否还能带来更大的价值还没有进行具体研究。”这也从一个角度说明,中国企业对围绕商标进行的品牌运营策略存在困惑。实际上,商标也是一种重要的无形资产。企业通过转让、许可注册商标等方式进行适当的商标运营,可争取实现商标利益的最大化。但是,商标运营行为实际上是法律关系非常复杂的行为,商标运营同样需要适当的法律风险管理措施加以规范。

从根本上说,企业的商标运营行为应在企业稳定的商标策略指导下实施。同时,商标运营也需要科学的流程安排与审查,进行必要的法律风险评价,以确保预期目标的实现。

1996年,娃哈哈与香港百富勤、达能公司共同出资建立了金加合资公司。合资公司股权结构为娃哈哈占49%,百富勤与达能在新加坡组建的金加投资公司占51%,共同生产以“娃哈哈”为商标的饮料类产品。亚洲金融风暴后,香港百富勤将在金加投资公司的股权转让给达能,这样,达能一越成为占有合资公司51%股权的控股股东。达能随机提出将“娃哈哈”商标转让给合资公司,但是,该商标转让合同未获得国家商标局的核准,主要原因在于为了保护民族品牌。此后,双方签署了一份商标许可使用合同。正是这一商标许可使用合同造成日后复杂的法律争端。可以明确的是,此商标许可合同存在的法律问题主要是:

1、阴阳合同。送往商标局备案与实际执行的商标许可合同是两套不同内容的合同,因涉嫌违反监管法规而导致相关内容的无效。

2、商标许可使用期限与合资企业存续期限相同,而注册商标是有期限限制的,及时申请续展也未必获得同意。

3、规定作为合资公司股东的娃哈哈公司如果将商标用于除合资公司以外的生产或销售,需要经过合资企业董事会的同意或授权。这只是一个单方的约束,而对达能没有约束,有失公平。

最终,通过法律程序,“娃哈哈”商标仍归娃哈哈集团所有,双方也对海外合资经营纠纷仲裁达成和解,达能全面退出合资公司。实际上,从商标保护的角度来说,这里面最为突出的问题是涉及有关注册商标转让与许可法律限制的法律风险。在中外合资企业中,此类问题尤为突出,涉及民族品牌的法律保护,因此对外资并购以及商标运营的法律风险尤为需要重视。

综上,商标运营的法律风险大致存在于以下方面:

一、注册商标转让管理机制不健全的法律风险与防范:无论作为转让方还是受让方,均应将转让实务纳入商标管理机制中,由统一的管理机构进行集中、有效的管理,否则,可能导致发生管理混乱或盲目交易的法律风险;注册商标转让管理机制,应该属于企业知识产权管理机制中的重要组成部分,按照企业知识产权管理的统一要求进行严格管理和操作,这样可以有效降低来自注册商标转让管理中的法律风险。

二、注册商标转让权瑕疵的法律风险与防范:我们通常需要考察以下几个问题:1、转让人是否享有合法的、完整的商标专用权;2、转让的商标是否事先已许可第三方使用?以何种方式使用?是否特别约定禁止商标权人转让已许可他人使用的商标;3、转让的商标是否合法有效,是否有被撤销的法律风险。只有商标专用权人出示完整、有效、真实的权利证明并经受让人调查核实,或者事先取得被许可人同意,或者不存在违反商标管理的情形,商标权人或合法授权人才有资格或有权利转让商标。因此,相对于受让方来说,对转让权瑕疵的调查特别重要,相应的违约责任承担问题也应明确。

三、转让程序瑕疵的法律风险:注册商标转让人和受让人应当签订书面转让协议,一般情况下,合同签订后即发生法律效力,并共同向国家商标局提出转让申请。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明并予以公告,受让人自转让公告之日起享有商标专用权。比如,前面我们提到的娃哈哈与达能的商标争议案件,国家商标局对于有关外资企业的商标转让审查十分严格,其根本目的在于保护中国的民族品牌。所以,外商投资企业在受让国内民族品牌时,被不予核准的法律风险比较突出。因此,需要再次提醒,在注册商标转让中需要充分考虑到法律审查程序以及不予核准的法律风险,否则,可能无法在法律上发生注册商标转让的效果。

四、分割转让商标专用权的法律风险与防范:根据法律规定,禁止在同一种或者类似商品上申请注册与他人已注册商标相同或近似的商标,但是允许权利人在同一类商品或者类似商品上进行注册。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让。如果未一并转让,根据《商标法实施条例》的规定,由商标局书面通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请。
此外,对于转让域外商标,如果转让人将其取得的一切注册或正在申请注册商标全部转让,则转让人还应保证到签约时为止已经在尚未批准其注册的国家履行了一切注册手续,其有关申请尚未被驳回,而且对于批准后的转让申请,受让人应要求享有全部商标专用权。

因此,转让人与受让人应该明确的是,同一种或者类似商品上的商标将发生整体转让的法律效果,这实际上有利于双方的利益,避免可能发生的市场混淆与不正当竞争的法律风险。

 

作者简介:

季君,江苏展驰律师事务所律师,武汉大学大学本科管理学、法学双学士,昆山市知识产权专业委员会副主任,昆山市青年律师工作委员会副会长。

特长:以知识产权、审计、税务、企业设立变更、企业融资与并购、 企业清算及结束营业为业务专长,担任数十家企业财税顾问及法律顾问。

 

链接:走近-知识产权

一、什么是知识产权?

知识产权是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。我国的知识产权包括著作权、专利权、商标权、发现权、发明权以及其他科技成果权。具体来讲,知识产权包括下列权利:

(1)关于文学、艺术和科学作品的权利。这主要指作者权或指著作权,或指版权。

(2)关于表演艺术家的表演、录音和广播的权利。这主要指邻授权,或与著作权相关的权利。

(3)关于人类在一切领域内的发明的权利。这主要指人们就专利发明、实用新型及非专利发明享有的权利。

(4)关于科学发现享有的权利。

(5)关于工业品外观设计的权利。

(6)关于商品商标、服务商标、商号及其他商业标记的权利。

(7)关于制止不正当竞争的权利。

(8)其他一切来自工业、科学及文学、艺术领域的智力创作活动所产生的权利。

专利权是知识产权中的一部分,由科技部门(知识产权部门)归口管理。

 

二、什么是专利?

(1)从法律意义讲,专利就是专利权的简称,指的是法律认定的一种专有权利;(2)从技术发明讲,专利就是指取得专利权的发明创造,即专利技术;(3)从专利保护内容讲,专利是指记载着授予专利权的发明(实用新型)的说明书及其摘要、附图、权利要求书、外观设计的图片或照片等的文献,即专利文献。

 

三、什么是专利侵权?

专利侵权是指未经专利权人许可,为生产经营目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口其依照该专利方法直接获得的产品,或者为生产经营目的的制造、销售、进口其外观设计专利产品的,均称为专利侵权。侵权诉讼时效为2年,自专利权人或者利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。

 

四、专利的保护期限

发明专利权的保护期限为20年,实用新型专利和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。

 

五、什么是假冒他人专利的行为?

1.未经许可,在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人的专利号;
2.未经许可,在广告或者其他宣传材料中使用他人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是他人的专利技术;
3.未经许可,在合同中使用他人的专利号,使人将合同涉及的技术误认为是他人的专利技术;
4.伪造或者变造他人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。

 

六、什么是冒充专利行为?

以非专利产品冒充专利产品,以非专利方法冒充专利方法的行为:
1.制造或者销售标有专利标记的非专利产品;
2.专利权被宣告无效后,继续在制造或销售的产品上标注专利标记;
3.在广告或者其他材料中将非专利技术称为专利技术;
4.在合同中将非专利技术称为专利技术;
5.伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件。

 

七、对假冒他人专利的查处办法:

假冒他人专利的,除依法承担民事责任以外,由管理专利工作的部门责令改正并公告,没收违法所得,可以并处违法所得三倍以下的罚款,没有违法所得的,可处五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

 

八、对冒充专利的查处办法:

以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的,由管理专利工作的部门责令改正并予公告,可处五万元以下的罚款。

 

九、对侵犯专利权的处理办法:

对侵犯专利权的,专利权人可以协商解决,不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。管理专利工件的部门认定侵权行为成立的,可以责令侵权人立即停止侵权行为,并对侵犯专利权的赔偿数额进行调解,当事人不服的或调解不成的,可以向人民法院起诉。

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